Internationell varumärkesansökan

Question

Hej! Vi skulle vilja skydda varumärket för en mobil app. Appen är tänkt att användas av en global kundbas. Vi tror oss vilja ha skydd i USA, EU, Australien och Nya Zeland å det minsta. Är det värt att söka internationellt skydd genom OHIMs (EU) och Wipo redan nu? Kan ni ge några andra tips för klassningen, ska man satsa på både klass 9 och 42?

Answer 1

Hej och tack för er fråga!

Jag besvarar varje delfråga var för sig nedan.

Internationell varumärkesansökan

Eftersom jag inte vet i vilket skede ni är i utvecklingen av er app är så är det svårt för mig att ge er ett bra råd i frågan. Å ena sidan tillämpar varumärkesrätten principen om att tidigaste registreringen har företräde så ju längre ni väntar med att ansöka om registrering av ert varumärke ju större är risken att någon annan registrerar ett varumärke som resulterar i att er framtida ansökan avslås. I mindre företag där man har mer begränsade tillgångar kan det å andra sidan vara bättre att skjuta upp kostnaderna så länge som möjligt genom att först ansöka om varumärkesskydd i Sverige och sedan lämna in en internationell ansökan hos WIPO i enlighet med Madridprotokollet. Om detta görs inom sex månader från att ni lämnar in den svenska ansökan anses den internationella ansökan dessutom ha gjorts samtidigt som den svenska vilket innebär att ni får företräde framför andra registreringar som gjorts under sexmånadersperioden och som egentligen hindrar er från att skydda varumärket, s.k. prioritet (jfr Pariskonventionen artikel 4 och Madridprotokollet artikel 4). EU är ansluten till Madridprotokollet vilket innebär att ni inte behöver ansöka hos både OHIM och WIPO. Däremot måste ni ha bestämt vilka länder ni vill få skydd i när ni skickar in den internationella ansökan.

Varuklasserna

Nedladdningsbar mjukvara hör hemma i klass 9 och icke nedladdningsbar mjukvara hör hemma i klass 42. Rent spontant tycker jag därför att klass 9 verkar vara mer relevant för er produkt. Vilka varuklasser ni ska fokusera på beror dock på vad för typ av app ni utvecklat och hur ni tänkt kommersialisera denna och jag kan därför inte heller svara på detta med säkerhet. Som exempel kan nämnas att Uber utöver klass 9 och 42 även registrerat sitt varumärke i klasserna 38 och 39 som b.la. innehåller kommunikationstjänster och transporttjänster. Tänk också på att det inte är klasserna man söker skydd för utan för en viss typ av varor eller tjänster, exempelvis ”datorprogram och mjukvara” eller Ubers mer snäva "Programvara för koordinering av transporttjänster, nämligen, programvara för automatisk schemaläggning och expediering av motorfordon" i klass 9.

Domännamn

Innan ni börjar fundera på er varumärkesansökan så tycker jag att ni först ska registrera de aktuella domännamnen. Domännamn är ofta svårare att få tag på än varumärkesregistreringar och det finns även mindre seriösa företag som bevakar varumärkesansökningar i syfte att registrera motsvarande domännamn före varumärkesinnehavaren för att sedan sälja detta till varumärkesinnehavaren.

Jag hoppas att svaret var till hjälp! Om ni behöver mer hjälp kring registreringen av ert varumärke så är ni varmt välkomna att höra av er till oss på telefon [phone] eller på mail [e-mail].

Pariskonventionen hittar ni här http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=288514.

Madridprotokollet hittar ni här http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=283484.

Med vänlig hälsning