Kan jag i min näringsverksamhet köpa in och använda olika saker genom att sätta ihop egna produkter för vidareförsäljning?
Lawline svarar
Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,
UTREDNING
Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är varumärkeslagen (VmL). Och det korta svaret lyder att jag är något skeptisk till det aktuella upplägget.
Allmänna hållpunkter
Enligt 1 kap. 4 § VmL gäller att ett varumärke kan bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets (PRV) varumärkesregister. Med tecken avses särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud och formen eller utstyrseln på en vara och/eller dess förpackning. I 1 kap. 5 § 1 st. VmL sägs att ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Ett varumärke ska under alla förhållanden anses ha förvärvat särskiljningsförmåga om det är känt inom en betydande del av den s.k. omsättningskretsen. Vad som utgör en ”betydande del” går dock inte att besvara generellt utan bedömningen måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall, se prop. 1994/95:59 s. 45. Men i doktrinen (den rättsvetenskapliga litteraturen) har det uttalats att om ca 30-35 % av omsättningskretsen känner till varumärket bör det betraktas som inarbetat.
Ensamrätt till varumärken kan förvärvas genom registrering i varumärkesregistret, vilket förs av PRV, samt genom internationell registrering, se 1 kap. 6 § VmL. Ensamrätt till varukännetecken kan också förvärvas utan registrering och då genom inarbetning, vilket följer av 1 kap. 7 § 1 st. VmL. I den nyss nämnda bestämmelsens andra stycke anges att ett varukännetecken ska anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig, dvs. omsättningskretsen, är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Om varukännetecknet endast är inarbetat inom en del av landet gäller dock ensamrätten endast inom det området. Innebörden av ensamrätten beskrivs i 1 kap. 10 § VmL vari anges att ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6-8 §§ i samma kapitel innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken för varor eller tjänster under vissa i lagen angivna förhållanden, se återigen 1 kap. 10 § VmL.
Bedömningen i förevarande fall - Vad gäller?
Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att om det skulle föreligga ensamrätt till de varumärken som du avser att nyttja torde det inte vara möjligt utan att du först inhämtar erforderligt samtycke (tillstånd) från aktuella rättighetsinnehavare. Detsamma gäller troligtvis om du skulle ändra färg, typsnitt eller stil eftersom det kan finnas en risk för förväxling, jfr 1 kap. 10 § 1 st. 2 p. VmL. Min uppfattning är att du behöver något slags tillstånd, exempelvis genom att sluta licensavtal. Av 6 kap. 4 § 1 st. VmL framgår att innehavaren av ett varukännetecken som avses 1 kap. 6-7 §§ kan ge någon annan rätt att använda kännetecknet (licens) för en del av eller alla de varor eller tjänster som kännetecknet är registrerat eller inarbetat för samt för hela eller en del av landet. Licensen kan vara exklusiv eller icke exklusiv och en licenstagare får inte överlåta sin rätt vidare utan samtycke av innehavaren av kännetecknet. Vidare stadgas i 6 kap. 5 § 1 st. VmL att en licens som avser ett registrerat varumärke på begäran ska antecknas i varumärkesregistret och kungöras. Registret är för övrigt offentligt, se 1 kap. 1-2 §§ varumärkesförordningen.
Vad finns det för risker om du inte inhämtar nödvändiga godkännanden?
En eller flera innehavare kan väcka en talan mot dig (eller formellt din näringsverksamhet) i vilken de kan yrka ett vitesförbud, dvs. ett förbud förenat med vite. I 8 kap. 3 § 1 st. VmL sägs nämligen att på yrkande av den som innehar ett varukännetecken enligt 1 kap. 6–8 §§, eller av den som på grund av licens har rätt att utnyttja ett varukännetecken, får domstolen vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det. Om käranden visar sannolika skäl för att varumärkesintrång, eller medverkan till intrång, förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden, dvs. din verksamhet, genom att fortsätta intrånget, eller medverkan till det, förringar värdet av ensamrätten till varukännetecknet, får domstolen meddela ett intermistiskt vitesföbud.
Vidare kan skadeståndsskyldighet uppkomma enligt 8 kap. 4 § VmL vari framgår att den som uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet) gör varumärkesintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Och när storleken på ersättningen för ytterligare skada bestäms ska hänsyn särskilt tas till 1. utebliven vinst, 2. skada på varukännetecknets anseende, 3. ideell skada och 4 rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås.
Märk väl att det även är brottsligt att olovligen nyttja andras varumärken. Enligt 8 kap. 1 § VmL gäller att den som gör intrång i rätten till ett varukännetecken (varumärkesintrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för varumärkesbrott till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, döms för grovt varumärkesbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har föregåtts av särskild planering, har utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form, har varit av större omfattning, eller annars har varit av särskilt farlig art.
Avslutande ord och ytterligare rådgivning
Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.
Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.
Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.
Vänligen,
