Domännamns intrång i varumärke
Hej! Jag som privatperson äger varumärke xxxx, lydelse xxxx sedan xxxx. Jag driver också företaget xxxx som har licens på att använda varumärket. Nu har ett företag registrerat domänen xxxx.se innan jag ha göra det och påstår att de har rätt att använda namnet och presentera bitcoin, underkläder med mera på denna internetsida. Tidigare ägare av domänen xxxx.se har inte använt sig av domänen då jag påpekat att jag innehar varumärket xxxx. Min fråga är om mitt företag som licensanvändare av varumärket någon laglig rätt att förbjuda ägare av domänen xxxx.se att inte använda domänen på det vis som görs? Eller kan jag på något sätt förbjuda visst innehåll. Efter kontakt med ägaren av xxxx.se har jag har fått bland annat denna information av domänägaren:
Vi har lagt upp domännamnet till försäljning på en sajt som samtidigt vill uppmärksamma bitcoin. Du kanske personligen inte gillar och tror på bitcoin men vi är många som anser att det är en bransch som kommer att revolutionera våra liv, precis som internet gjorde på nittiotalet. Men oavsett vilket, vidta åtgärder om du vill. Annars är du välkommen att surfa in till www.xxxx.se och lämna ett bud så kanske du slipper du allt krångel och viktigast av allt, kan ta över ägandeskapet direkt istället för att inleda en kostsam och utdragen tvist som du förmodligen ändå inte vinner.
Tacksam för Ert svar.
Lawline svarar
Hej! Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline!
I mitt svar utgår jag från att ditt företag endast bedriver verksamhet inom de typer av tjänster som ditt varumärke er registrerat för. Därtill utgår jag från att du verkligen bedriver den typ av verksamhet som omfattas av din varumärkesregistrering.
------
Inledning
Frågan om huruvida ett domännamn kan utgöra ett varumärkesintrång är en fråga som är mycket komplicerad och det råder i vissa delar osäkerhet om hur frågan ska besvaras. Allmänt har dock sagts att, för att ett domännamn överhuvudtaget ska kunna utgöra ett varumärkesintrång, det aktuella domännamnet måste ha funktionen av ett varumärke.
Fråga 1. Utgör domännamnet ett varumärke?
Ett varumärkes huvudsakliga syfte anses vara att koppla samman detta med en viss såld vara eller tjänst. Varumärket har således en identifierande funktion, det vill säga det utgör en ursprungsangivelse för en viss bedriven näringsverksamhet.
Om ett domännamn leder till en hemsida som innehåller material som är tänkt att användas i yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art, oberoende av om sidans innehåll utgörs av information, försäljning eller marknadsföring av tjänster och/eller varor, det vill säga om domännamnet används i näringsverksamhet, bör således domännamnet anses användas som ett varumärke.
Mina studier av den aktuella hemsidan ger vid handen att hemsidans huvudsakliga syfte verkar vara att informera om företeelsen bitcoin. Såtillvida ägaren till hemsidan inte på något sett tagit betalt för denna tjänst hade således inte kunnat anses att någon form av näringsverksamhet bedrivits på hemsidan, varför domännamnet inte hade kunnat anses används som ett varumärke.
Emellertid förekommer även reklamannonser rörande diverse varor/tjänster på hemsidan. Om denna reklam utförs mot betalning (vilket jag utgår från) kan detta anses utgöra näringsverksamhet i form av reklamförmedling. Bitcoinverksamheten på hemsidan kan då anses vara dragplåstret för näringsidkares intresse av att betala för att få reklamföra sina varor/tjänster på hemsidan, betalningar som i sin tur bekostar den bitcoinupplysning som sker på hemsidan. Domännamnet bör då möjligen kunna anses användas som ett varumärke.
Då du endast har ett svenskt varumärke är det dock viktigt att avgöra om hemsidan "riktar sig" mot Sverige. För att så ska vara fallet har som en tumregel anförts att det krävs att domännamnet har en kommersiell effekt i Sverige. En sådan effekt anses föreligga om ägaren till domännamnet, genom hemsidan, bedriver eller planerar att bedriva handel / göra affärer i Sverige. Mot bakgrund av att en svensk toppdomän ".se" används och att många av de reklamannonser samt en del av den information som finns på hemsidan rörande bitcoin är på svenska bör enligt min mening detta krav vara uppfyllt. Hemsidan bör därför, i vart fall delvis, rikta sin verksamhet mot Sverige.
Det kan således bli aktuellt att diskutera frågan huruvida användandet av domännamnet kan anses utgöra ett intrång i ditt registrerade varumärke.
Fråga 2. Om domännamnet anses användas som ett varumärke, utgör det aktuella användandet av domännamnet ett intrång i din varumärkesrätt?
Ensamrätten till ett varumärke innebär enligt 1 kapitlet 10 § första stycket Varumärkeslagen att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är
1. Identiskt med varumärket för varor eller tjänster av samma slag,
2. Identiskt med eller liknar varumärket för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varumärket, eller
3. Identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.
Med att ett tecken används menas, enligt 1 kapitlet 10 § andra stycket Varumärkeslagen,
1. att varor eller deras förpackningar förses med tecknet,
2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet,
3. att importera eller exportera varor under tecknet, eller
4. att använda tecknet i affärshandlingar och reklam.
Vad först gäller frågan om hur domännamnet används som ett varumärke så kan enligt min mening hävdas att det faktum att reklam rörande varor/tjänster lanseras på hemsidan kan innebära att domännamnet (varumärket) används för att hjälpa marknadsföringen av dessa varor/tjänster samt lanseringen av information rörande företeelsen bitcoin. Domännamnet kan således möjligen anses användas genom reklam.
Frågan som då inställer sig är om denna användning av domännamnet innebär ett intrång i ditt varumärke.
Såsom jag konstaterade i början av mitt svar på fråga 2 anger 1 kapitlet 10 § första stycket Varumärkeslagen tre situationer där ett intrång i en varumärkesrätt kan anses föreligga.
Intrångssituation nr 1.
Den första intrångssituationen avser situationen att ett varumärke är identiskt med ett annat, äldre varumärke, såväl vad gäller det äldre varumärkets utseende som vad gäller de varor/tjänster som är registrerade på det äldre varumärket.
Vi kan här konstatera att ordalydelsen av domännamnet är identiskt med ditt varumärke (det faktum att domännamnet även, utöver namnet på ditt varumärke, innehåller toppdomänet ".se" bör här inte spela någon roll då denna skillnad för den genomsnittlige konsumenten bör vara obetydlig, se för ett liknande resonemang Högsta domstolens dom i NJA 2003 s. 555. Därtill krävs i princip, för hemsidor, att någon form av toppdomän används.)
Vad gäller frågan om de varor och tjänster som marknadsförs under domännamnet är identiska med de varor och tjänster som ditt varumärke är registrerat för så kan först konstateras att du inte närmare specificerat vilken typ av verksamhet det är du bedriver inom ditt företag. Jag måste därför dessvärre utgå från min egen, icke branschkunniga, uppfattning av vad för typ av verksamhet som kan rymmas inom de varu- och tjänstetyper som ditt varumärke är registrerat för.
Av varumärkesregistreringen framgår att ditt varumärke är registrerat för festarrangemang, arrangerande av tävlingar i kulturella syften samt för kulturarrangemang.
För att kunna jämföra de typer av varor och tjänster som ditt varumärke omfattar med de varor- och tjänster som lanseras på hemsidan måste först och främst fastställas vilka former av varor och tjänster som lanseras på hemsidan.
Denna bedömning är inte helt enkel. Självklart är att någon form av reklamförmedling bedrivs på hemsidan. En sådan tjänsteverksamhet är dock inte särskilt lik någon av de varu- och tjänstetyper som ditt varumärke är registrerat för.
Att endast se verksamheten på hemsidan som reklamförmedling skulle emellertid medföra en del problem som jag tänkte belysa med ett exempel.
Vi ponerar att en medelstor klädfirma äger ett klädvarumärke som är mycket känt i den ort där klädföretaget bedriver sin kärnverksamhet och att en annan aktör på samma ort äger en hemsida som har ett domännamn som är identiskt med klädfirmans varumärke. Denna andre aktör tillverkar även denne kläder (dock inte lika kända) och säljer dessa kläder på en annan hemsida vars namn inte alls är likt den stora klädfirmans varumärke. På den hemsida som har samma namn som klädfirmans varumärke lägger den andre aktören upp reklam för sina egna kläder med hänvisningar till hemsidan som inte har samma namn som klädfirmans varumärke.
Förutsatt att klädfirmans varumärke inte är så pass känt att det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen inom en betydande del av Sverige (mer om detta nedan) skulle, om hemsidan med det identiska namnet som klädfirmans varumärke endast ansågs bedriva reklamverksamhet, inget intrång i klädfirmans varumärke anses begås på hemsidan. Detta trots att hemsidans namn och det kända varumärket är identiska. Detta beror då på att verksamheten på hemsidan (reklamförmedling) är mycket olik den typ av verksamhet som klädfirmans varumärke är registrerat för (klädförsäljning). Inte heller skulle ett varumärkesintrång anses begånget på hemsidan som den andre aktören säljer kläder på. På denna hemsida bedrivs visserligen samma typ av verksamhet som den som klädfirmans varumärke är registrerat för (klädförsäljning). Likväl har denna hemsida ett helt annat namn än klädfirmans varumärke, varför inget intrång skulle anses föreligga i varumärket.
Mot denna bakgrund anser jag att, vid bedömningen av vilken typ av verksamhet som bedrivs under domännamnet, de varor och tjänster som den reklam som lanseras på hemsidan avser måste räknas med.
Vid mitt besök på hemsidan kunde jag,utöver den omfattande upplysningen av företeelsen bitcoin, iaktta reklam för bland annat casinoverksamhet, diverse datorspel samt reklam för en film. Till detta har du nämnt att hemsidan kan komma att användas för reklam rörande underkläder. Dessa former av varor och tjänster bör således, enligt min mening, jämföras med de typer av varor och tjänster som ditt varumärke är registrerat för.
Enligt min mening är dock samtliga av de former av varor och tjänster som lanseras på hemsidan tämligen olika de som ditt varumärke är registrerat för. Varorna och tjänsterna som lanseras på hemsidan är därför, enligt min mening, i vart fall inte identiska med de varor och tjänster som ditt varumärke är registrerat för.
Den första intrångssituationen i 1 kapitlet 10 § första stycket Varumärkeslagen bör således inte anses föreligga.
Intrångssituation nr 2.
Den andra intrångssituationen i 1 kapitlet 10 § första stycket Varumärkeslagen kräver dock inte fullständig likhet, vare sig vad gäller utseendet på de båda varumärkena samt vad gäller de varor eller tjänster som varumärkena används för. Istället krävs endast att de båda varumärkena liknar varandra samt att de varor och tjänster som varumärkena används för är av liknande slag. Till detta krävs dock att det ska föreligga en risk för förväxling mellan varumärkena, inbegripet risken för att användningen av det yngre varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder det yngre varumärket och innehavaren av det äldre varumärket.
Här blir det således fråga om en helhetsbedömning där främst likheter och olikheter rörande utseendet av de båda varumärkena samt de varu- och tjänsteslag som varumärkena används för vägs emot varandra. Därtill beaktas även hur pass känt det äldre varumärket är samt hur pass hög särskiljningsförmåga det äldre varumärket har för de varor och tjänster som det är registrerat för, se preambeln till såväl Varumärkesförordningen som Varumärkesdirektivet (EU-rättsliga rättskällor).
Vid denna helhetsbedömning brukar generellt sägas att desto större likhet rörande utseendet mellan de båda varumärkena, desto mindre likhet rörande de använda varorna/tjänsterna krävs (och vice versa), se EU-domstolens dom i mål C-342/97 Lloyd Schuhfabrik v Klijsen Handel, REG 1999 s I-3819.
Då, såsom jag tidigare konstaterat, namnet på ditt varumärke och domännamnet i princip är identiskt, bör, för att en risk för förväxling mellan dessa två "varumärkan ska kunna konstateras föreligga, kravet på varu/tjänsteslagslikhet minska.
Likväl är dock, såsom jag tidigare konstaterat, de varor och tjänster som lanseras på hemsidan mycket olika de varor och tjänster som ditt varumärke är registrerade för. Trots att namnet på ditt varumärke och domännamnet i princip är identiska namn bör således risken för förväxling mellan ditt varumärke och domännamnet vara relativt liten, inte minst mot bakgrund av det tunga bitcoininslaget på hemsidan. Inte heller bör det finnas en risk för att någon tror att det finns en koppling mellan ditt varumärke och domännamnet.
Inte heller den andra intrångssituationen i 1 kapitlet 10 § första stycket Varumärkeslagen bör därför anses föreligga.
Intrångssituation nr 3.
Vad gäller den tredje intrångssituationen i 1 kapitlet 10 § första stycket Varumärkeslagen vet jag dessvärre för lite om hur pass känt ditt varumärke är för att kunna göra någon reell bedömning.
Om ditt varumärke är känt av en betydande del av den relevanta omsättningskretsen (de personer som agerar på den relevanta marknaden som ditt varumärke omfattar samt de genomsnittliga konsumenterna till de varor och tjänster ditt företag säljer och som omfattas av de varor och tjänster som ditt varumärke är registrerat för) och inom en betydande del av Sverige så behöver dock varu- och tjänsteslagslikhet inte föreligga mellan ditt varumärke och de varor och tjänster som lanseras på hemsidan. Istället krävs då endast att graden av likhet mellan de båda varumärkenas utseende är så stor att den berörda allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband mellan varumärkena och att denna likhet medför att det ifrågasatta varumärket drar otillbörlig fördel av eller skadar det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende, se EU-domstolens dom i mål C-408/01, Adidas v FitnessWorld, Reg 2003 s. I-12537.
Då jag dessvärre inte hört talas om ditt varumärke tidigare kan jag dock befara att ditt varumärke inte är så pass känt som krävs för att denna förmånligare intrångssituation ska anses föreligga, även om jag självklart inte med säkerhet kan säga att så inte är fallet.
---------
Sammanfattning:
Sammanfattningsvis kan därför konstateras att du i dagsläget, enligt min bedömning, inte bör väcka talan mot ägaren till domännamnet rörande ett eventuellt varumärkesintrång. Om det på hemsidan emellertid exempelvis skulle börja lanseras reklam som inkräktar på de varor eller tjänster som ditt varumärke är registrerat för bör detta dock kunna anses utgöra ett intrång i din varumärkesrätt, varför du borde kunna se till att denna reklam förbjuds, se 8 kapitlet 3 § Varumärkeslagen, samt eventuellt kräva skadestånd, se 8 kapitlet 4 § Varumärkeslagen.
---------
Detta blev ett långt svar. Frågor kring domännamns eventuella intrång i varumärkesrätter är dock mycket komplicerade och såsom jag nämnde i inledningen till mitt svar, är rättsläget delvis oklart. Jag har således givit dig min syn på hur rättsläget för din del kan se ut.
I brist på klara uttalanden om hur dessa typer av tvister ska avgöras skulle jag därför rekommendera att du för säkerhets skull även konsulterar en färdig jurist med expertis inom varumärkesrätt. Om du vill kan jag koppla ihop dig med någon av våra färdiga jurister eller med någon av våra samarbetspartners.
Om du vill att jag ska förtydliga någonting i mitt svar är du alltid välkommen att kontakta mig.
Du kan nå mig på min E-postadress:
Med vänlig hälsning
